Як уникнути порушення патентних прав?

Відразу скажу що існує спосіб що дозволяє мінімізувати ризики – це проведення патентного пошуку щодо «патентної чистоти» виробу, однак не існує способу що дозволяє на 100% уникнути порушення прав інтелектуальної власності інших осіб, та чужих патентів зокрема.

Чому? На жаль, навіть якщо провести патентний пошук неможливо бути впевненим на 100%, тому що результати такого пошуку дають повну картину, адже, наприклад, він не охоплює неопубліковані патентні заявки, та, зазвичай не містить інформації про авторські права. Тому, навіть якщо добросовісно намагатися уникати порушення прав, не можна бути повністю певним, що нам відомо про всі права інтелектуальної власності всіх інших осіб.

Крім того, існують так звані «патентні тролі» сенсом існування яких є отримання патентів та наступний пошук та подання позовів проти інших осіб щодо порушення прав інтелектуальної власності з метою примусити їх до виплати роялті. Якщо ви реальний виробник – є високий ризик що вони вами зацікавляться.

Перш за все слід відкинути хибні уявлення щодо порушення прав інтелектуальної власності. Вони перераховані далі.

1. Якщо копіювати чужий виріб напевно будуть порушені права інтелектуальної власності. Скажіть про це китайцям. Ці хлопці копіюють все та вся. В цілому існують безліч виробів що або ніколи не було захищено патентом, або станом «на зараз» такі патенти не є чинними. Просте копіювання чужого виробу, як таке, в більшості випадків не призводить до порушення прав інших осіб. Проте пам’ятайте, що крім власне патентів на винаходи, існують свідоцтва на промислові зразки, торговельні марки та авторські права. Щонайменше, уникайте копіювання зовнішнього вигляду, назв та використання відомих кінематографічних персонажів.
2. Наявність на виробі або пакуванні виробу посилання на патент або свідоцтво надає охорону такому виробу. Та, навпаки, відсутність подібних посилань означає що охорона прав інтелектуальної власності не розповсюджується на такий виріб. І те, і інше твердження неправильні. По-перше, нанесення маркування про наявність прав інтелектуальної власності не є обов’язковим. Це лише право відповідного правовласника. І багато хто з правовласників цього не робить, або навіть уникає такого зазначення. По-друге, згаданий на виробі чи пакуванні патент може бути: 1) нечинним, 2) не діяти на території країни на якій продається чи виробляється виріб, 3) бути неправдивим повідомленням, 4) охоплювати патентною охороною лише певний аспект виробу (доречі, найчастіше так і є).
3. Якщо ви знайшли зображення вашого продукту на кресленнях чи фото в якомусь патенті ви точно будете порушувати права інших осіб вироблюючи зображений там виріб. Скажімо так, це не обов’язково. Адже в патенті може бути зображений виріб, але оскільки патентом охороняється не він, а технічне рішення чи вирішення зовнішнього вигляду, об’єктом якому надана правова охорона може бути лише його певна частина, наприклад. Перш ніж робити висновки завжди слід знайти та уважно вивчити певні патенти, та визначити обсяг прав що надаються ними.
4. Якщо конструкцію чи технологію змінити відносно описаного в патенті – права не будуть порушені. І так і ні. Залежить від обставин. «Так» якщо у виробі відсутній елемент що, як ознака винаходу наявний в незалежному пункті формули винаходу. «Ні» якщо у виробі додано нові елементи, але при цьому у виробі наявні всі елементи що, як ознаки винаходу, наявні в незалежному пункті формули винаходу.

Тепер про головне – про те, що доцільно робити, щоб уникнути порушення прав інших осіб?

1. Якщо пакування або виріб конкурентів містять посилання на патенти чи права інтелектуальної власності уважно вивчіть їх, та з’ясуйте про які саме права йде мова. Інколи правовласники зазначають про наявність прав інтелектуальної власності, але не наводять конкретний номер/номери патентів. В цьому випадку варто провести фірмовий (іменний) патентний пошук. Зауважу що інколи відповідний патент може не належати відповідній компанії, виробник може бути лише ліцензіатом. Або патентовласником взагалі може бути стороння фізична або юридична особа, що є кінцевим власником компанії, або винахідником, або навіть її керівником (і таке буває). В такому разі вірогідно допоможе інший вид патентного пошуку – тематичний патентний пошук.
2. Визначте обсяг прав патентовласника (правовласника). Інколи права стосуються процесу, а не продукту, в такому разі достатньо буде не використовувати такий процес (спосіб) при виробництві, щоб не порушувати патентні права. Найчастіше правова охорона розповсюджується не на продукт в цілому, а на певний аспект такого продукту (деталь, вузол) уникнувши використання якого у виробі можливо «обійти патент».
3. Враховуйте чинність патентів. Вони завжди діють певний проміжок часу. Наприклад патент на винахід в більшості випадків 20 років, патент на корисну модель 10 років. В цілому, якщо продукт або технологія на ринку понад 20 років, скоріше за все патентної охорони на них немає. З’ясуйте також чи є патентні права чинними. Адже для їх підтримки потрібно сплачувати відповідні збори. Якщо їх не сплачено – патент припинить чинність раніше закінчення максимального строку його дії. Інколи згадується не патент (свідоцтво), а подана заявка. Врахуйте, що за такою заявкою патент або свідоцтво може бути не отримане взагалі. Особливо якщо зацікавленою особою буде подане заперечення проти видачі патенту (свідоцтва). Водночас зміст такої заявки стане відомим не раніше її публікації (зазвичай заявки публікуються через 18 місяців після подання), адже до цього моменту він зберігається як конфіденційна інформація.

Якщо патентні права чинні та заважають виробництву продукції, щоб уникнути порушення прав інших осіб можливо:

• Довести що патентні права не порушено, наприклад, посилаючись на обставини що свідчать про те що не всі ознаки формули винаходу використано, або виготовлення та продаж відповідної продукції здійснювались раніше дати подання заявки на винахід (якщо це правда).
• «Обійти патент» знайшовши можливість так змінити виріб або технологію що вони не будуть порушувати патент. В цьому разі у вас навіть може з’явитись можливість отримати власний патент на власний продукт або процес.
• Визнати патент недійсним через його оскарження. Розумною альтернативою цьому, що, одночасно, є підготовкою до дій з оскарження,  є проведення тематичного патентного пошуку з метою виявлення в рівні техніки технічних рішень, що можуть поставити під сумнів відповідність патенту що заважає умовам патентоздатності. Ознайомлення патентовласника з результатами такого пошуку, якщо вони сприятливі, може зупинити його від патентного переслідування вас як можливого порушника прав.
• Придбати патент або отримати ліцензію на його використання за розумну ціну (за можливості). При цьому, однак є ризик що якщо ви звернулися з цією пропозицією патентовласник не погодиться, або ціна що він забажає буде нерозумною, та, в разі вашої незгоди, подасть позов до суду та звинуватить вас у порушенні прав.
• Скористатись «правом попереднього користування». Якщо з’ясується що відповідний продукт виготовлявся, або процес застосовувався вами раніше дати подання заявки за якою отриманий патент що заважає, згідно з законом ви можете продовжити таке використання далі. З певними обмеженнями. Детально розповім про це в іншій статті.
• Продовжувати використання продукту або процесу з порушенням патентних прав в надії, що патентовласник не знає про порушення патенту, або не буде подавати позов до суду (наприклад, вважаючи що він не має такої можливості), або, дізнавшись про порушення прав, погодиться на розумне відшкодування.

Якщо тема порушення патентних прав цікава – раджу також прочитати статтю щодо претензій у порушенні патенту, що містить додаткову інформацію зі згаданих вище питань.