Якщо і є що стабільним в сфері інтелектуальної власності так це стабільність змін що постійно відбуваються в цій сфері. Нещодавно (06.05.2025) УКРНОІВІ оновило «Методичні рекомендації щодо проведення експертизи заявок на винаходи і корисні моделі».
Зокрема в оновлених рекомендаціях є розділ «XXV. Перевірка винахідницького рівня». Отже, є привід ще раз розглянути як відноситься патентний офіс України до перевірки відповідності технічних рішень вимозі патентоздатності «винахідницький рівень».
Нагадаю що відповідно до положення частини сьомої статті 7 Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є очевидним, тобто не випливає явно з рівня техніки.
Отже, Законом встановлено наступні ключові моменти що повинні бути враховані при визначенні того чи є у технічного рішення «винахідницький рівень»:
1. Оцінка повинна здійснюватися фахівцем;
2. Технічне рішення повинно оцінюватись виходячи з рівня техніки;
3. Технічне рішення не повинно бути очевидним, тобто явно випливати з рівня техніки.
Розглянемо ці моменти більш детально.
1. Поняття «фахівець» при оцінці винахідницького рівня винаходу.
Процитую Методичні рекомендації: «Відповідно до пункту 4 глави 2 розділу ІІ Правил фахівцем вважається особа, яка володіє знаннями у відповідній галузі, що базуються на відомостях, які стали загальнодоступними до дати подання заявки до УКРНОІВІ, а якщо заявлено пріоритет – до дати пріоритету, і містяться в посібниках, довідниках, монографіях, підручниках з цієї галузі. Джерелом таких відомостей також можуть бути описи до патентів на винаходи (корисні моделі) або наукові публікації, якщо винахід належить до галузі досліджень, яка є настільки новою, що відповідні знання не можна отримати з інших джерел. У разі, якщо заявка стосується декількох галузей, фахівцем вважається група осіб, які разом відповідають зазначеним вимогам».
Отже, відповідно до положень Методичних рекомендацій:
– відповідність/невідповідність умові патентоздатності повинна базуватися на даних наведених у джерелах інформації що належать до певної галузі техніки (посібниках, довідниках, монографіях, підручниках, описах до патентів на винаходи (корисні моделі), наукових публікаціях);
– відповідні відомості повинні міститись у згаданих (чи згадуваних експертизою) джерелах інформації, які стали загальнодоступними до дати подання заявки до УКРНОІВІ (дати пріоритету);
– фахівців може бути більше одного (декілька осіб) в разі якщо заявка стосується декількох галузей техніки.
2. Поняття «рівень техніки» при оцінці винахідницького рівня винаходу.
Більш детально інформація про те що таке рівень техніки розкрита в іншій статті, тому тут детально на цьому ми зупинятись не будемо. Зауважимо лише що при оцінці «новизни» та «винахідницького рівня» до документів рівня техніки висуваються ті ж самі вимоги (зокрема, для оцінювання винахідницького рівня до рівня техніки включається зміст лише тих заявок/патентів, відомості про які опубліковано до дати пріоритету, а за її відсутності – до дати подання заявки, за якою проводиться експертиза). Основна відмінність «рівня техніки» при оцінці винахідницького рівня – в тому, що для порівняння з ознаками заявленого винаходу можуть бути використані відомості, отримані з різних джерел інформації, якщо можливість їх об’єднання є очевидною для фахівця. Тобто при протиставленні допускається об’єднання двох і більше джерел інформації або їхніх частин, різних витягів із того самого джерела або з будь-яких різних джерел інформації відомих з рівня техніки (так званий «збірний прототип»). З обмеженням що вони повинні забезпечувати досягнення зазначеного заявником технічного результату або результатів.
3. Поняття «очевидність» при оцінці винахідницького рівня винаходу.
Як саме експертиза визначає очевидність/неочевидність технічного рішення? Перевірка експертизою винахідницького рівня передбачає:
– виявлення найбільш близького до заявленого винаходу аналога;
– виявлення в незалежному пункті формули ознак, якими заявлений винахід відрізняється від найбільш близького аналога (відмітних ознак);
– виявлення з рівня техніки відомостей про об’єкти, що мають ознаки, які збігаються з відмітними ознаками заявленого винаходу;
– встановлення відомості впливу ознак, які збігаються з відмітними ознаками заявленого винаходу, на зазначений заявником технічний результат.
Розглянемо цей процес більш детально. Що таке найбільш близький аналог? Зазвичай це той що має найбільшу кількість ознак спільних з заявленим технічним рішенням. При цьому якщо експерт знаходить таке джерело інформації і якому містяться всі відмітні ознаки винаходу він вказує на відсутність «новизни». Якщо ж ні – продовжує пошук доки не знаходить технічні рішення що містять інші (невідомі з найближчого аналога) відмітні ознаки. Далі об’єднує інформацію з цих джерел та отримує «збірний прототип» що може бути протиставлений заявленому технічному рішенню.
Чи є при виборі аналогів технічного рішення якісь обмеження? Так є. Вони пов’язані з зазначеним заявником технічним результатом. Технічні рішення виявлені експертом під час пошуку повинні бути спрямовані на досягнення заявленого технічного результату, чи забезпечувати досягнення зазначеного заявником технічного результату. Експертом аналізується тріада: технічна проблема яка вирішується винаходом – ознаки що дозволяють вирішити технічну проблему – технічний результат що досягається при вирішенні технічної проблеми. Якщо в документах що включені до «збірного прототипу» збігаються всі три згаданих складові – можливо стверджувати що «винахідницького рівня» у технічного рішення немає.
Ще одним обмеженням (хоча і не завжди) є область техніки до якої відноситься гаданий винахід. Зазвичай експертизою протиставляються документи що відносяться до тієї ж технічної галузі. Простіше кажучи – технічні рішення призначені для такого ж використання як і описані в заявці на винахід. Однак в принципі протиставлення можуть бути й з інших галузей техніки за умови що вони направлені на вирішення тієї ж проблеми та забезпечують аналогічний технічний результат. При цьому фахівцю повинно бути зрозуміло що їх використання не потребує зміни технічного рішення описаного в заявці на винахід, та це рішення може бути просто «перенесене» в технічне рішення описане в згаданій заявці забезпечуючи досягнення того ж технічного результату тієї ж якості. Отже, якщо зустрінете у звіті про пошук або протиставлення згадування, приміром, пристрою з іншої галузі техніки – не поспішайте сваритися на свавілля експертизи, подумайте краще над тим чому це технічне рішення було протиставлене експертизою, та чи дійсно ним забезпечується заявлений технічний результат гаданого винаходу.
Особливу увагу звертаю на текст виділений жирним шрифтом розробником Методичних рекомендацій: «…винахід явно випливає з рівня техніки, якщо він містить абсолютно зрозумілі для фахівця відомості, логічним наслідком ознайомлення з якими є безсумнівне переконання фахівця у тому, що зазначений заявником технічний результат може бути досягнутий саме таким чином, як пропонується за винаходом.
Експерт оцінює докази на користь винахідницького рівня винаходу в кожному конкретному випадку за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі заявки доказів із врахуванням їх належності, достовірності та достатності».
І тут відразу все стало зрозумілим. Чи ні? Як на мене, ці фрази резюмують те, що підсумку все буде значною мірою залежати від (об’єктивної/суб’єктивної) думки експерта та позиції експертизи. Це не значить що експертизу неможливо чи не потрібно переконувати. Можливо та потрібно. Але останнє слово завжди за експертом.
Якщо експерт схиляється до думки що пропонований винахід не відповідає вимозі винахідницького рівня – «…заявнику надсилається щодо цього обґрунтований попередній висновок з пропозицією надати мотивовану відповідь з усуненням, у разі необхідності, недоліків, які перешкоджають визнати винахід таким, що має винахідницький рівень, або надати обґрунтоване заперечення проти цього висновку».
Якщо цікавить що таке мотивована відповідь, пропоную звернутись до окремої статті присвяченій цій темі.
Зауважу лише що експертиза в попередньому висновку зазвичай не лише обґрунтовує невідповідність умові патентоздатності «винахідницький рівень», але й за можливості надає пропозиції що можуть допомогти заявнику все ж отримати бажаний патент на винахід.
Ось як про це пишуть Методичні рекомендації: «У разі визнання винаходу за незалежним пунктом формули таким, що має винахідницького рівня, при визнанні його за будь-яким із залежних пунктів формули таким, що має винахідницький рівень, заявнику в обґрунтованому попередньому висновку з метою усунення перешкоди для визнання заявленого винаходу патентоздатним може бути запропоновано виправити формулу винаходу шляхом вилучення такого незалежного пункту, перетворення зазначеного залежного пункту у незалежний і внесення інших виправлень, пов’язаних із зазначеними вилученням та перетворенням».
Ну і наостанок порада. Зазвичай (але не завжди) відмова у зв’язку з невідповідністю вимозі «винахідницького рівня» не вирок. У заявника все ще залишаються можливості отримати патент:
– змінивши формулу винаходу та додавши в неї неочевидні ознаки;
– надавши докази неочевидності технічного рішення;
– отримавши охоронний документ на корисну модель (для корисної моделі Законом не передбачено вимогу «винахідницький рівень»).